法律依據(jù)

21《中華人民共和國專利法》2000年8月25日第二次修正)

第二十二條授予專利權(quán)的發(fā)明和實用新型，應(yīng)當(dāng)具備新穎性、創(chuàng)造性和實用性。

新穎性，是指在申請日以前沒有同樣的發(fā)明或者實用新型在國內(nèi)外出版物上公開發(fā)表過、在國內(nèi)公開使用過或者以其他方式為公眾所知，也沒有同樣的發(fā)明或者實用新型由他人向國務(wù)院專利行政部門提出過申請并且記載在申請日以后公布的專利申請文件中。

創(chuàng)造性，是指同申請日以前已有的技術(shù)相比，該發(fā)明有突出的實質(zhì)性特點和顯著的進步，該實用新型有實質(zhì)性特點和進步。

實用性，是指試發(fā)明或者實用新型能夠制造或者使用，并且能夠產(chǎn)生積極效果。

審理修改

2<最高人民法院關(guān)于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定>(2001年6月22日發(fā)布)

第九條人民法院受理的侵犯實用新型、外現(xiàn)設(shè)計專利權(quán)糾紛案件，被告在答辯期間內(nèi)請求宣告該項專利權(quán)無效的，人民法院應(yīng)當(dāng)中止訴訟，但具備下列情形之一的，可以不中止訴訟：

(一)原告出具的檢索報告未發(fā)現(xiàn)導(dǎo)致實用新型專利喪失新穎性、創(chuàng)造性的技術(shù)文獻的;

(二)被告提供的證據(jù)足以證明其使用的技術(shù)已經(jīng)公知的：

(三)被告請求宣告該項專利權(quán)無效所提供的證據(jù)或者依據(jù)的理由明顯不充分的;

(四)人民法院認(rèn)為不應(yīng)當(dāng)中止訴訟的其他情形。

—般認(rèn)為，“已有技術(shù)”的含義與《專利法》第22條的規(guī)定是相同的，即在申請日前國內(nèi)外出版物上公開發(fā)表過、在國內(nèi)公開使用過以及以其他方式為公眾所知的所有的技術(shù)內(nèi)容。但是，并非所有的已有技術(shù)都是公眾可自由使用的技術(shù)，如他人的專利技術(shù)。這就產(chǎn)生了一個問題：在A專利的侵權(quán)訴訟中，被告指出，其使用的技術(shù)與第三人的B專利(仍然有效)相同，B專利在A專利申請日前已經(jīng)公布或者授權(quán)，被告可否進行已有技術(shù)抗辯?

一般認(rèn)為，如果被告獲得了B專利權(quán)人的許可，被告的行為相對于B專利權(quán)而言，是合法的實施行為，應(yīng)當(dāng)允許被告以A專利的申請日前已經(jīng)公知的技術(shù)對抗A專利權(quán)人的侵權(quán)訴訟；如果被告沒有獲得B專利權(quán)人的許可，因而實際上構(gòu)成了侵犯專利B的侵權(quán)行為，不能直接進行公知技術(shù)抗辯。當(dāng)然，被告可以根據(jù)B專利對A專利提出無效宣告請求，從而免除對A專利的侵權(quán)責(zé)任。

應(yīng)當(dāng)注意的是，在進行公知技術(shù)抗辯時，被告舉證的公知技術(shù)應(yīng)當(dāng)是一個完整的技術(shù)方案，如一份專利文獻，一件在原告專利申請日前已經(jīng)公開銷售或者使用的產(chǎn)品等。被告不能以其產(chǎn)品或者方法的技術(shù)特征是公知技術(shù)的組合而對抗專利權(quán)。但是，在無效宣告程序中，請求人可以將不同的公知技術(shù)組合起來，對專利權(quán)的創(chuàng)造性提出挑戰(zhàn)，從而使專利權(quán)被宣告無效。所以，基于同樣的公知技術(shù)，通過無效宣告請求宣告專利權(quán)無效從而間接免除侵權(quán)責(zé)任的可能性，大于通過公知技術(shù)抗辯來直接免除侵權(quán)的可能性。所以，在發(fā)現(xiàn)充分證據(jù)的情況下，侵權(quán)訴訟的被告應(yīng)盡可能啟動無效宣告程序，而不能過分依賴公知技術(shù)抗辯。